¿QUIERES CELEBRAR UN CONTRATO LICENCIA DE USO O CESIÓN/TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)?

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite que las solicitudes, registros de marca, aviso comercial, nombre comercial y todo aquello susceptible de protección por dicha ley pueda transmitirse a terceras personas, es decir cambiar de titular. A dicho acto se le conoce como transmisión o cesión de derechos.

La solicitud de inscripción de una transmisión de los derechos deberá cumplir entre otros requisitos con lo siguiente:

  1. Señalar el nombre o denominación o razón social y la nacionalidad del nuevo titular, así como de los titulares anteriores del derecho;

  2. Presentar un ejemplar original o en copia certificada, del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos, incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones anteriores, que no hubieran sido inscritas. El ejemplar que se deberá contener las firmas de las partes en dichos convenios o documentos;

  3. Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones del nuevo titular.

  4. Indicar el número de registro, publicación, declaratoria o autorización o, en caso de que se encuentre en trámite, al número de expediente que se le haya asignado a la solicitud o promoción de dicho trámite.

Es importante indicar que para que la cesión produzca efectos frente a terceros, deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ahora bien, también se puede realizar contratos de licencia de uso, el cual es el acuerdo de voluntades que suscriben por una parte el licenciante respecto de las facultades que posee derivadas de la obtención del registro de una marca o patente y que confiere al licenciatario para su explotación, de manera temporal.

El permitir licenciar una marca trae consigo algunos beneficios que consideramos necesario que conozcas:

  1. Permite la expansión en el conocimiento de la marca, situación que trae consigo mayores ingresos para el titular de la marca.

  2. Representa una oportunidad de incrementar el número de consumidores del producto y con ello la adquisición de nuevos clientes.

  3. Permite preservar la marca e incluso incrementa su valor, en el caso de que el titular no pueda usarla por diversas situaciones, asegurando que cada oportunidad de licencia responda a fines estratégicos.

  4. Facilita la entrada en nuevos canales de distribución.

Finalmente es importante indicar que la solicitud de inscripción de una licencia de uso deberá cumplir entre otros requisitos con lo siguiente:

  1. Solicitud de inscripción.

  2. El pago de derechos correspondiente.

  3. Deberá acompañarse un ejemplar original o en copia certificada del convenio en que conste la licencia. Dicho ejemplar deberá contener las firmas de las partes en el convenio referido y podrá omitir las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

  4. Señalar el nombre o denominación o razón social del licenciante y del licenciatario, así como la nacionalidad y domicilio.

  5. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes que intervienen en la licencia de uso.

¡¡¡Consúltanos!!! Acércate a nosotros, ¡¡¡hagámoslo juntos!!!